Tengo una idea: ¿qué debo hacer para registrarla?

Por Equipo Santander Post | 21-04-2021 | 9 min de lectura

El paso a paso de cómo registrar una marca. Cuáles son sus ventajas y claves para crear una identidad y protegerla. Expertos explican con detalles el proceso administrativo, los tiempos de demora, cómo identificar los productos, por qué es importante llevarla a cabo y muchos más. 

Todas las marcas atraviesan diferentes ciclos de vida y maduración: cuando nacen, durante su desarrollo y, especialmente, cuando son exitosas. La identidad de una empresa, su imagen y su marca, son pilares esenciales para diferenciarse de la competencia. La adecuada protección de una marca lleva a sus creadores a registrarla con el fin de preservar y cuidar su patrimonio intelectual.

En diálogo con POST, Gustavo A.A Sena, del Estudio Sena & Berton Moreno, explica que, habitualmente, el mayor miedo o preocupación de los emprendedores o empresarios con respecto al cuidado y preservación de su marca, signo, creación o invención, está relacionado “a que otros se copien y usen signos confundibles con el propio. O que posibles imitaciones o falsificaciones puedan afectar el prestigio, reputación y éxito que ha adquirido su marca entre el público en general y el consumidor en particular”.

A su vez, Sena indica que el trámite de registro de una marca no es breve y, si llegara a enfrentar problemas, se puede demorar aún más que el tiempo estimado. No obstante, ¿por qué es tan importante hacerlo?: “Al igual que un auto o un departamento, una marca es un bien registral. La propiedad de la misma y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Es atributivo de la propiedad y hace fe en principio sobre quién es el titular de la marca y sobre su validez”, señala.

Identificar los productos 

Las marcas pueden registrarse en 45 clases: 35 de productos y 10 de servicios del Nomenclador Marcario Internacional. Sena aclara que al solicitar el registro de una marca se debe especificar la clase que se quiere proteger, y si se pretende protección sobre todos los productos o servicios incluidos en la misma, o solo sobre algunos de ellos. “Varias de las clases tienen interrelación, ya sea por afinidad entre los productos -bebidas y productos alimenticios- o porque los productos de diferentes clases se pueden comercializar en los mismos locales: ropa, carteras, perfumes, relojes, anteojos para sol. También por la relación entre un producto –autos clase 12- y la reparación o service de los mismos, clase 37. O las confecciones y calzados, clase 25, y su venta clase 3”, profundiza. Según él, resulta clave identificar la clase “que incluye los productos o servicios que específicamente se explotarán y aquellas que más íntimamente se relacionan con ésta, y que pueden incluir productos que serán necesarios para una futura expansión de la marca”.

Factibilidad registral

La factibilidad registral o búsqueda de antecedentes se trata del estudio que se realiza en los registros del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) para ver si existe alguna marca similar a la que se desea registrar y que pueda impedir su registro. El especialista del Estudio Sena &Berton Moreno reconoce que hay datos estadísticos que indican que alrededor de un 35% de las solicitudes de registro no se termina: “Esto se debe principalmente a objeciones (oposiciones u objeciones legales) que surgen en el proceso de registro de marcas. Estas objeciones se originan básicamente cuando se presenta una marca similar (ya sea gráfica, fonética o ideológicamente) a otra ya registrada. O cuando se presenta una marca que es notoriamente famosa en el exterior, sin autorización de su titular y recibe una oposición del mismo”.

Plan de protección de marcas

Para Sena, el plan de protección de marcas dependerá, en cada caso, del interés del titular, de la proyección que se haya planificado sobre la explotación de la marca y sus tiempos; y del presupuesto que se cuente en el momento: “Si la marca que se lanzará al mercado está destinada a distinguir un solo producto o servicio, su plan de protección es más simple. Puede que no sea necesario registrar más que una clase de nomenclador y la marca en su forma denominativa o mixta”, comparte.

Cuando el proyecto que el titular de la marca tiene, incluye productos y/o servicios de uso actual o futuro que abarcan distintas clases, se planifica el alcance de la protección y los tiempos en que se la intentará. “Una pauta básica a seguir es que la marca debe poder registrarse para distinguir la actividad específicamente explotada o a explotar en el corto plazo”, agrega.

Asimismo, remarca que es vital cubrir los productos o servicios que más se vinculan con la marca principal; y que se debería intentar cubrir, en el mismo momento que se solicita el registro de la marca en las clases de los productos principales, las clases donde se incluyen los productos adicionales. En ese sentido explicó que, si existieran antecedentes surgidos de la búsqueda en alguna de las clases principales “puede significar el abandono del proyecto” y, si lo fuera en alguna clase adicional y de uso futuro, “deberá buscarse otra marca para distinguir dicho producto”.

Ventajas de registrar una marca

Según Sena, del registro, se derivan ventajas y derechos para el titular. Entre ellos se encuentra la duración de la marca que, de 10 años, puede renovarse por períodos iguales y en forma indefinida; su protección válida en todo el territorio nacional y la utilización del símbolo ‘®’, el cual advierte a terceros que se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado. Por otra parte, puede celebrar contratos de licencias (cobrando regalías), otorgar franquicias, entre otros; usarla como garantía, formar contratos de prenda, fideicomiso y, por último, ejercer las acciones para impedir que otros la usen sin su autorización.

Entre otros de los beneficios pueden solicitar embargos, secuestro e inventarios de la mercadería en infracción; cobrar indemnizaciones por el uso no autorizado de su marca; solicitar judicialmente el cese de uso de marcas idénticas o confundibles, como así también de nombres sociales, comerciales, de establecimiento, o de nombres de dominio; impedir la importación o exportación de bienes que utilicen la marca sin autorización; presentar oposiciones contra otras solicitudes de registro de marcas similares o idénticas, las cuales son detectadas mediante la vigilancia semanal del Boletín de Marcas y Patentes.

Qué signos se pueden registrar

Sena indica que la elección del signo que se usará y protegerá dependerá de factores comerciales, de marketing y del público al que se dirigirá el producto o servicio, pero también de su factibilidad registral. En ese sentido, aclara que es fundamental saber y tener en cuenta cuáles son los signos que pueden ser efectivamente registrados y cuáles no. En Argentina cualquier signo que tenga capacidad distintiva puede registrarse como marca, salvo que su registro esté prohibido por la ley. 

Comúnmente se piensa que las marcas son solo las denominativas (una o más palabras con o sin contenido conceptual, combinaciones de letras y/o números, monogramas); las figurativas (dibujos, emblemas, estampados, imágenes) o las mixtas, una mezcla de ambas. Pero es, según Sena, mucho más amplio que eso: “Pueden protegerse o registrarse marcas tridimensionales, envases o el packaging de un producto e incluso su envoltorio. O mismo la forma de los productos -cuando no sea la necesaria o habitual, o determinada por su función- (Ejemplo: un jabón con figura de oso o de casa, la forma de un dispositivo electrónico, entre otros)”.

Por otro lado, también, apunta a que se puedan registrar las combinaciones de colores aplicados sobre los productos de cualquier tipo, incluso sobre fachadas o exteriores de edificios y, también, sobre sus envoltorios. Más aún, se pueden registrar marcas sonoras, táctiles y olfativas y la combinación de varios signos en movimiento, marcas secuenciales o móviles.

¿Denominativas, figurativas o mixtas? 

Sena explicó que las marcas se comparan en su conjunto, sin desmembraciones. Por ello, si se va a proteger una denominación y un logo, en principio es conveniente solicitar su registro en forma separada. “Cada una corre su suerte y no ve impedido su acceso al registro por los problemas que pudiera tener la otra. Pueden usarse en forma separada o en conjunto dependiendo del interés del titular”, argumenta.

Desde otro punto de vista, comparte que, si se ha representado a la denominación con un tipo especial de letra y combinación de colores, “la buena práctica indica que, de ser posible, la marca a registrar debe ser la denominación en sí misma, sin ningún otro aditamento. De esta manera, la marca no se desactualiza por el cambio de la forma de representación”.

Proceso administrativo

Tomada la decisión sobre qué marca registrar y qué clases cubrir, hay que tener en cuenta que, el registro, no es inmediato. “El proceso administrativo dura aproximadamente de 12 a 14 meses, si la solicitud de registro no enfrentó oposiciones de terceros ni objeciones legales del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), en cuyo caso la duración se extiende. Desde el momento de la solicitud de registro, su titular cuenta con la posibilidad de oponerse a solicitudes posteriores confundibles (derechos de prioridad y de defensa)”, desarrolla.

A los 6 meses aproximadamente – añade – se podrá saber si la solicitud enfrenta oposiciones de terceros y la entidad de las mismas. La búsqueda de antecedentes ya habrá dado una primera aproximación al tema. Pero no es definitiva en sus conclusiones.

Si bien las marcas se comparan gráfica, fonética e ideológicamente, con criterios ya establecidos por nuestra práctica administrativa y judicial, “no deja de tener importancia un elemento subjetivo. Es el que hace que el titular de una marca confundible no presente oposición a nuestra solicitud porque ya no tiene interés en su marca, y sí lo haga cuando si bien las marcas podrían coexistir, tiene máximo interés en su defensa”.

Esto lleva a no poder predecir los tiempos exactos que llevará el trámite y a la necesidad de proyectar con la anticipación necesaria la protección de la marca para poder salir, sin sobresaltos, al mercado.

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